尽职调查业务已经成为国内律师行业在私募股权投资领域里一项非常有价值的非诉业务。但以上案例均是由于拟融资企业可能会出现的披露信息不足或者不实或者科技浮夸等诸多原因，常常会造成信息的不对称，使得尽职调查出现了不完整或不准确的结果。虽然正确评估高新技术企业内在价值的最好办法，就是进行一系列详尽而全面的尽职调查。但是大多数的律师尽职调查工作重点往往不在专利，因此在专利等知识产权方面容易出现纰漏，给从事尽职调查非诉业务的律师同行们带来不小的执业风险。而专利、著作权等知识产权正因为其“公开换保护”的司法制度，却可以帮助律师不受干扰的独立进行数据收集，恰恰可以制约因披露不足或者不实或者科技浮夸而造成的信息不对称， 本文将结合笔者在律师和专利代理人执业过程中的实务经验，阐述如何利用专利尽职调查技术正确帮助投资机构了解高新技术概念的融资企业的真正价值，为参与科技风险投资项目尽职调查的律师同行们在实际工作中参考适用。

　　专利尽职调查是指通过公开渠道收集和分析目标企业的专利信息，预测和评价目标企业相关的专利技术风险问题以及收益机会，由于调查数据基本来自全球各国具备公信力的知识产权官方机构，所以其结果可以作为投资机构决策参考的依据，为投资机构和融资企业预防侵权争议、控制合同风险、防止专利欺诈、避免投资浪费、降低交易费用、提高交易质量等方面提供重要的可信数据支持。一个完整的专利尽职调查应当包括如下基础项目：专利资产的确认，专利技术评估，专利稳定性分析，自由竞争分析（FTO）项目。

图例1：

图例2：

　　笔者曾经接受国内一家私募投资机构的邀请，对一家正在进行B轮融资的光电技术企业进行专利调查，这家光电技术企业在国内微型可移动投影光机市场占有一定的市场份额，经过对该企业及关联企业的全面检索，检索到207个专利，其中34个高价值专利的权利人为该企业大股东，大股东在企业融资计划启动前一年将34个高价值专利全部转让给了一家境外公司，这些被转让的专利集中光学元件等企业主营业务领域。笔者再经过其他相关途径查询，发现受让专利的境外公司为独立法人主体，与这家光电技术企业公司并无投资关系。而这一关键信息，企业在融资前并没有充分披露，如果没有对这些专利的运营情况进行充分了解，这个信息很难被发现，对将来投资机构能否充分兑现对赌条款存在一定的风险，因此具有一定典型意义。

　　1、全面检索是专利技术评估项目中最重要的步骤，是所有专利尽职调查结论的基础，在检索工作中一个关键词或者技术分类的差错，就会给调查结果带来大量的重复劳动和资源浪费，使得调查结果谬以千里。因此，查全和查准是全面检索的目标，这要求检索人应当至少具备所研究专利技术的基础学科知识，并充分和企业进行沟通。如果企业不配合或者不充分披露信息或文件，检索人也应当具备可以准确把握技术实质内容和技术实施目的能力，准确的提炼关键词并进行精准的IPC和CPC分类。检索的方法包括，关键词检索、语义检索、同族检索、引证检索以及附图检索等。检索数据的来源一般来自全球各国具备公信力的知识产权官方网站、各类知识产权裁判文书查询网站、以及查新机构和专利代理机构，检索内容应当包括各种专利文件、裁判文书、图书、期刊、论文等非专利文献，这些内容对正确评估企业的技术能力会提供有价值的帮助。

　　2、专利价值分析是影响投资者投资判断的重要因素，也是对科技企业重要无形资产的统计分析，其结论可以作为企业无形资产价值参考。一般认为高价值发明专利数量与科技企业的创新能力和企业价值存在正相关关系。国家知识产权局的专利价值度分析方法包括法律价值分析、技术价值分析以及经济价值分析。但笔者认为，在此分析的基础上，还应当再多选取相应的评估方法，多维度的分析无疑可以规避更多的风险，为技术价值评估提供更加有利的支撑。因此笔者在本文中提供常用的稳定性、先进性和保护范围三个维度进行分析的方法，并进行1分-10分的价值评定，具体分析内容如下表所示：

　　3、技术能力分析可以帮助投资机构判断拟融资企业是否具备技术创新能力，企业竞争者权利存在的状态，以及技术创新在行业中的地位及未来可能的发展方向。分析的方向应该包括本企业技术构成，全球竞争分析和国内竞争分析三个维度。本企业技术构成包括本企业技术全球分布、技术国内分布、技术发展路线、申请人排名、发明人排名、发明人技术构成、转让技术构成、专利布局分析和专利聚类分析；全球竞争分析包括相关领域专利全球申请趋势分析，相关领域全球技术构成、相关领域技术全球分布、全球申请人排名、全球发明人排名；国内竞争分析包括、国内申请人排名、国内发明人排名以及国内相关领域技术布局。以上分析的数据来源均来自第一步全面检索的结果。在实务经验中，通过对本企业技术构成进行分析，可以准确了解拟融资企业的技术团队真实实力以及目前所在的行业地位；通过对其在相关技术领域专利申请趋势、技术分布、技术构成等项目进行要点梳理，可以对拟融资企业目前所遇到的技术壁垒和未来技术发展方向进行了解；通过全球竞争分析和国内竞争分析，可以对拟融资企业在本技术领域的竞争对手和潜在对手的实力进行了解，并为其提供相关技术合作和技术规避的合理化建议。

图例3：

图例4：

 　前段时间，有关于专利权能否被无效的话题，曾在业内讨论激烈，有业内人士认为：“没有无效不掉的专利，如果有就再来一次”，也有人认为“专利可以不被无效，哪怕再来十次”，意见针锋相对。专利权被无效和不被无效，实质上涉及到的就是专利权的稳定性。所谓的“被无效”是基于我国《专利法》第四十五条赋予的公众权力：“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效”。以及《专利法》第四十七条给予的无效效力：“宣告无效的专利权视为自始即不存在”。因此专利权被无效对于拟融资的高新技术企业有着极大的风险，特别是涉及主营业务的核心专利，如果在市场竞争过程中，一旦出现主要专利被无效的情况，企业的估值将会大打折扣，或将会直接影响企业IPO或者私募融资的进程。

　　然而专利权的稳定性跟那些因素有关呢？ 根据专利复审委会官方网站每年公布的无效专利数据分析，权利要求数量和技术宽度是决定其专利稳定性的重要原因。权利要求数量在一定程度上反映专利权保护范围的特点，相对稳定的专利一般会利用从属权利要求中增加附加技术特征，采用层次递进的保护方式，增加其专利权的稳定性。技术宽度一般可以从专利被分配的IPC分类数量来体现，一项发明创造所涉及的技术领域越多，则其专利文件中相应的IPC数就会越多。例如当一项发明创造涉及到了物理、机械和电学领域，那么其技术类别的宽度就会涉及到物理、机械和电学领域的类别，一旦涉及到更多复杂技术领域，就包含了更多的技术特征，就能够提供更多的技术方案，专利权人也就可以增加更多的权利要求来对不同的技术方案进行保护。总的说来，权利要求数量多且清晰、权利要求书中每一项权利要求界定的保护范围层次越合理，则专利权被维持有效的概率越高。当然，除了前述两个影响专利权稳定性的因素，还可能包括其他的因素，例如专利的有效期，国内专利较多的比重是在2-5年，这可能是因为授权后的专利技术走向市场的时间，专利权的存在限制了市场竞争，引发了侵权之诉，被控侵权方往往选择专利无效程序来进行对抗，因此经过专利无效程序的专利权维持的时间越久，其专利权的稳定性越高。

　　笔者曾参与对一家药企所引进的某药品专利生产技术进行专利调查，该专利PCT申请已经入中国实审程序，药企欲在国内进行生产并推广该技术，需要笔者提供评估与风险分析。经过笔者有针对的检索分析，得到数十篇相似度在90%以上的专利文献，其中一篇接近度为98%，其权利要求和实施例中一个相同化合物的分离方法和该专利高度相似，极可能会影响其新颖性，但审查员没有检索到这篇文献。因此笔者对这个专利给出的分析结论是：授权前景好，侵权风险低，但该专利的稳定性差有被无效的可能，并建议利用评议报告作为谈判依据，作为与国外公司谈判的筹码，提出降价要求。结果和预期一样，药企在节约了大量资金的同时，避免了相关的法律风险。因此笔者认为，国内类似这样的专利转让和受让交易其实多少都会存在被无效的风险，只要有足够工作量的检索分析，不被国内的现有技术和专利文献无效，也会被国外公开的技术文献无效，因此建议专利在交易前必需经过专业的专利稳定性分析。

　　专利法保护的是新技术的思想，只要这种思想具备新颖性、创造性和实用新，并在先申请，就可以被专利法认可为是有效的发明创造并予以授权。实施在后的发明创造即使是独立研发且不存在抄袭的情况也可能构成侵权，这是专利法不同于著作权法的特别之处。由此可见，任何研发、创新行为，都要事先进行实施前分析，都应有技术自由实施尽职调查（FTO）的意识，否则有可能白白浪费研发经费、耽误宝贵的时间。

　　专利权是一种阻止别人使用其技术的权利，而不是一种自由任意使用的权利。也就是说，专利权人拥有某项技术的专利权，不代表其能自由地，不受限制地使用该技术，其技术仍有可能落入其他专利的保护范围。”根据我国专利法和相关司法解释的规定，在专利侵权诉讼中，被告以实施自己的专利作为抗辩的，人民法院不予支持。换句话说，实施自己的专利也可能侵犯第三方的专利权。其理由是，己方被授予的专利，可能因为审查员在检索现有技术和抵触申请时没有查出实质相同的在先专利。实质相同的在先专利的专利权人既有权以缺少“新颖性和创造性”为理由申请宣告在后专利无效，也可以直接起诉至法院要求在后专利权人承担侵权责任。因此企业在自主研发新产品前，应当要先做FTO，否则有可能导致研发成果在重复别人的专利技术、新品即使研制成功也不能上市。反过来说，FTO也会促进研发，因为第三方的专利文献和现有技术，是可借鉴的重要资源，研发行为站在巨人的肩膀上，可以取得事半功倍的效果。此外，研发前做FTO，还可以捕捉到第三方专利布局中的漏洞，做出巧妙的规避设计。这样一来，既可以合法借鉴前人的技术成果，又可以巧妙地规避专利权利要求的保护范围。不但研发前要做FTO，在研发后、新产品上市前还应该再做一次FTO。此外，关于新品上市前技术自由实施尽职调查（FTO）的范围，除了整个的产品和方法之外，部件、半成品、外联协作厂商也必须在尽职调查范围内。另外为实施新技术、制造新产品而购买关键设备时，也需要组织FTO。拥有诸多专利权的高新技术企业在上市前，特别是在创业板上市前，一定要针对拳头产品和目标市场认真作FTO，否则一旦在上市过程中出现权利侵权投诉后再进行FTO是来不及的，事后FTO报告的说服力，通常也没有事前做的报告说服力强。FTO报告的另一个作用在于企业准备通过风险投资增资并购出让股权时或通过首次公开募股（IPO）时可以提升股价，出售的股权有FTO报告作为保证时，投资者可能会愿意支付更高的对价，因为他们不必在收购股权后还为专利侵权而担心。　　

　　1、知识产权尽职调查和估值不一定能帮助投资者寻找并投到一飞冲天的企业，但一定能帮助投资者规避知产陷阱，降低和规避投资风险；

　　2、 涉及专利的重大交易应当进行专利尽职调查，因为任何专利都有可能被无效；

　　3、 专利尽职调查门槛高，周期长，应当根据委托人目的确定调查范围和重点，充分利用各种调查资源，把握好工作时间节点和成本预算，尽量做到效率、质量和成本三兼顾。